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如何做好合作創(chuàng )新采購的知識產(chǎn)權保護工作

欄目: 實(shí)務(wù)操作(探討),電子報 時(shí)間:2024-06-24 20:36:08 發(fā)布:管理員 分享到:
【摘要】

【合作創(chuàng )新采購】

如何做好合作創(chuàng )新采購的知識產(chǎn)權保護工作

■ 鄭梅清 林益涵

2024年6月1日,《政府采購合作創(chuàng )新采購方式管理暫行辦法》(財庫〔2024〕13號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)13號文)正式施行,旨在進(jìn)一步完善政府采購支持科技創(chuàng )新制度。13號文從采購人制定采購方案到形成研發(fā)談判文件,再到供應商談判,最后到簽訂研發(fā)合同,均將知識產(chǎn)權權屬、利益分配、使用方式等作為重要內容予以規范。由于知識產(chǎn)權具有專(zhuān)業(yè)性、復雜性、創(chuàng )新性、高回報等特點(diǎn),容易引發(fā)合同風(fēng)險和侵權風(fēng)險。通過(guò)合同管理,對知識產(chǎn)權相關(guān)條款進(jìn)行事先規劃與明確,可以實(shí)現風(fēng)險的前置預防和控制,并為潛在糾紛提供處理依據。

定性:合作創(chuàng )新采購為何種合同類(lèi)型?

《政府采購需求管理辦法》(財庫〔2021〕22號,以下簡(jiǎn)稱(chēng)22號文)指出,采購實(shí)施計劃應包括合同管理安排,按照《中華人民共和國民法典》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《民法典》)規定的典型合同類(lèi)別,并結合采購標的實(shí)際情況確定合同類(lèi)型。

根據《民法典》第八百五十一條規定,當事人之間就新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新品種或者新材料及其系統的研究開(kāi)發(fā)所訂立的合同,應屬于技術(shù)開(kāi)發(fā)合同。技術(shù)開(kāi)發(fā)合同又分為合作開(kāi)發(fā)合同和委托開(kāi)發(fā)合同,二者在權利、義務(wù)的承擔及責任劃分上存在較大區別。根據《民法典》及《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)?020修正)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《技術(shù)合同糾紛司法解釋》)的規定,合作開(kāi)發(fā)合同的當事人按照約定進(jìn)行投資(包括以技術(shù)進(jìn)行投資),分工參與研究開(kāi)發(fā)工作,共同或者分別承擔設計、工藝、試驗、試制等工作。與之區別的是,在委托開(kāi)發(fā)合同中委托人主要義務(wù)是支付研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費和報酬,提出研究開(kāi)發(fā)要求,而研究開(kāi)發(fā)人需按照約定制定和實(shí)施研究開(kāi)發(fā)計劃,完成研究開(kāi)發(fā)工作,交付研究開(kāi)發(fā)成果。

合作創(chuàng )新采購是指采購人邀請供應商合作研發(fā),共擔研發(fā)風(fēng)險,并按研發(fā)合同約定的數量或金額購買(mǎi)研發(fā)成功的創(chuàng )新產(chǎn)品的采購方式。采購人通過(guò)承擔部分研發(fā)費用的形式和供應商共擔研發(fā)風(fēng)險,但采購人并不參與合同標的研發(fā)工作,而是在供應商研發(fā)成功后再購買(mǎi)創(chuàng )新產(chǎn)品。根據《技術(shù)合同糾紛司法解釋》的規定:“技術(shù)開(kāi)發(fā)合同當事人一方僅提供資金、設備、材料等物質(zhì)條件或者承擔輔助協(xié)作事項,另一方進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)工作的,屬于委托開(kāi)發(fā)合同?!彪m然合作創(chuàng )新采購中有“合作”二字,仍應按照約定的權利義務(wù)內容確定合同類(lèi)型。因此,合作創(chuàng )新采購簽訂的研發(fā)合同按照《民法典》有關(guān)規定,應確定為委托開(kāi)發(fā)合同。

權屬:研發(fā)成果的知識產(chǎn)權歸之何處?

確定知識產(chǎn)權的權屬是技術(shù)類(lèi)知識產(chǎn)權保護、運用以及處置的基石,同時(shí)也是預防知識產(chǎn)權相關(guān)爭議和風(fēng)險的首要步驟。對技術(shù)開(kāi)發(fā)合同進(jìn)行區分并明確合作創(chuàng )新采購的合同類(lèi)型,主要原因在于兩種不同合同關(guān)系項下技術(shù)成果的權利歸屬確認原則存在著(zhù)明顯差異。

合作開(kāi)發(fā)合同因其強調共同參與、風(fēng)險共擔和利益共享的特點(diǎn),技術(shù)成果往往以雙方共有為原則?!睹穹ǖ洹返诎税倭畻l明確規定:“合作開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造,申請專(zhuān)利的權利屬于合作開(kāi)發(fā)的當事人共有”,這一點(diǎn)通常不會(huì )引起爭議。主要爭議往往出現在委托開(kāi)發(fā)合同方面,《民法典》第八百五十九條規定:“委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造,除法律另有規定或者當事人另有約定外,申請專(zhuān)利的權利屬于研究開(kāi)發(fā)人?!敝R產(chǎn)權作為民事權利的一種,具有財產(chǎn)權的屬性,權利人可以在法律允許的范圍內自由處置其知識產(chǎn)權,即締約方可以在合同中自行約定委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造的歸屬權。實(shí)踐中,委托方通常旨在獲取特定的技術(shù)成果,較為常見(jiàn)的做法是約定委托方擁有該技術(shù)成果的全部權益,而受托方以獲得相應的資金和酬勞作為回報。

然而,通過(guò)深入剖析《民法典》的法理邏輯可以發(fā)現,為了激發(fā)科研成果開(kāi)發(fā)者的積極性和推動(dòng)科技成果轉化,該法律實(shí)質(zhì)上更傾向于保護對開(kāi)發(fā)成果有實(shí)質(zhì)性貢獻的開(kāi)發(fā)者。由于受托方負責制定研發(fā)計劃和開(kāi)展研究活動(dòng),知識成果直接體現了受托方的創(chuàng )造性成果。因此,在沒(méi)有特定約定的情況下,法律規定由受托方享有專(zhuān)利權更顯公平合理。亦如《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《科技進(jìn)步法》)第三十二條規定:“利用財政性資金設立的科學(xué)技術(shù)計劃項目所形成的科技成果,在不損害國家安全、國家利益和重大社會(huì )公共利益的前提下,授權項目承擔者依法取得相關(guān)知識產(chǎn)權?!?/p>

13號文借鑒《民法典》《科技進(jìn)步法》及知識產(chǎn)權等相關(guān)法律規定,明確了合作創(chuàng )新采購中產(chǎn)生的各類(lèi)知識產(chǎn)權原則上屬于供應商享有。當知識產(chǎn)權涉及國家安全、國家利益或者重大社會(huì )公共利益時(shí),應當注意協(xié)調國家、單位和個(gè)人之間的利益關(guān)系,在研發(fā)合同中約定由采購人享有或者約定共同享有。上述規定有效解決了供應商的后顧之憂(yōu),避免出現因“采購人所有”導致研發(fā)成果無(wú)法推廣的困境。

剖析:知識產(chǎn)權糾紛產(chǎn)生之溯源探究

若知識產(chǎn)權的權屬約定模糊不清或存在爭議,不僅妨礙其投入應用和市場(chǎng)推廣,而且更可能在未來(lái)的技術(shù)交易和使用環(huán)節引發(fā)合同糾紛及侵權隱患。2023年11月,北京市高級人民法院發(fā)布《北京法院知識產(chǎn)權專(zhuān)業(yè)化審判三十年白皮書(shū)(1993-2023)》和30個(gè)典型案例。其中案例16號玉米“農大372”植物新品種申請權權屬糾紛案,是因合作育種成果“一女多嫁”引發(fā)的典型糾紛,當事人分別以植物新品種申請權轉讓協(xié)議無(wú)效和申請權歸屬為由,先后進(jìn)行了5次訴訟,時(shí)間長(cháng)達5年之久。

產(chǎn)生類(lèi)似糾紛有多種原因:一是未對知識產(chǎn)權相關(guān)內容進(jìn)行約定,實(shí)踐中合同締約方在訂立合同時(shí)往往只關(guān)注合同標的、數量、價(jià)款、履行方式以及違約責任、爭議解決方式等內容,忽視了合同標的所涉及的知識產(chǎn)權內容。二是對知識產(chǎn)權的約定過(guò)于簡(jiǎn)單,大部分訂立的與知識產(chǎn)權相關(guān)的合同多為格式合同,在簽訂合同前沒(méi)有通過(guò)談判明確知識產(chǎn)權歸屬等核心內容,條款不嚴謹甚至存在歧義。三是未對知識產(chǎn)權作出合理評估,對潛在風(fēng)險預估不足或者對保護措施的前瞻性不足,沒(méi)有充分考慮未來(lái)幾年甚至幾十年的發(fā)展趨勢。四是缺乏知識產(chǎn)權專(zhuān)業(yè)人才,對知識產(chǎn)權運營(yíng)的經(jīng)驗、能力不足,無(wú)法對專(zhuān)利轉讓、專(zhuān)利實(shí)施許可、商業(yè)秘密等條款作出明確合理的約定。此外,知識產(chǎn)權制度不夠完善、知識產(chǎn)權濫用等問(wèn)題,也是引發(fā)各種糾紛的重要因素。

對此,財政部從制度架構上進(jìn)行了相應設計,如22號文第二十三條規定:“采購項目涉及采購標的的知識產(chǎn)權歸屬、處理的,如訂購、設計、定制開(kāi)發(fā)的信息化建設項目等,應當約定知識產(chǎn)權的歸屬和處理方式?!?3號文亦規定簽訂研發(fā)合同應明確“知識產(chǎn)權權屬約定、利益分配、使用方式”等內容,并在第十五條規定談判小組應當包含法律和經(jīng)濟專(zhuān)家,借助“外腦”協(xié)同思考,以期做出正確的判斷和最優(yōu)的選擇。

對策:制定嚴謹周密的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同

我國現行法律對于由技術(shù)開(kāi)發(fā)合同產(chǎn)生的知識產(chǎn)權的權屬問(wèn)題,以尊重當事人約定為優(yōu)先。因此,實(shí)踐中防范知識產(chǎn)權風(fēng)險、保護權益最為有效的途徑就在于制定嚴謹而周密的知識產(chǎn)權條款。

——合同概念需明確。“名詞和術(shù)語(yǔ)的解釋”在技術(shù)開(kāi)發(fā)合同中占據著(zhù)舉足輕重的地位。這一點(diǎn)在《民法典》第八百四十五條中得到了明確的體現,該條款將“名詞和術(shù)語(yǔ)的解釋”列為技術(shù)合同的必備內容。實(shí)踐中,技術(shù)開(kāi)發(fā)合同往往涉及背景知識產(chǎn)權、前景知識產(chǎn)權、聯(lián)合前景知識產(chǎn)權等概念,以及相關(guān)知識產(chǎn)權的歸屬、利益分配及使用、許可等多項內容。因此,在擬定技術(shù)開(kāi)發(fā)合同時(shí)不能僅約定“另行協(xié)商”,各方應盡可能對合同中出現的所有專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)、特定名詞進(jìn)行明確界定,以消除合同條款中的歧義,確保合同條款的清晰、準確和可執行性。特別是關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)和定義,各方必須達成一致的理解。如果解釋不清或存在歧義,很可能會(huì )導致合同糾紛甚至引發(fā)法律訴訟。

——合同要素應齊全。2019年11月,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于強化知識產(chǎn)權保護的意見(jiàn)》,明確提出“編制發(fā)布企業(yè)知識產(chǎn)權保護指南,制定合同范本、維權流程等操作指引,鼓勵企業(yè)加強風(fēng)險防范機制建設,持續優(yōu)化大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新保護環(huán)境”的要求。國家知識產(chǎn)權局知識產(chǎn)權保護司組織編制了《企業(yè)知識產(chǎn)權保護指南》一書(shū),其中“第七章 法務(wù)與知識產(chǎn)權管理”的“(四)技術(shù)委托開(kāi)發(fā)或合作開(kāi)發(fā)合同中要約定的知識產(chǎn)權條款”載明,知識產(chǎn)權條款對技術(shù)委托開(kāi)發(fā)或合作開(kāi)發(fā)合同來(lái)說(shuō)必不可少,并從“應約定技術(shù)成果的權屬”“應約定保密條款”“明確知識產(chǎn)權擔保條款”“明確后續知識產(chǎn)權的管理與維護事務(wù)及相關(guān)費用的承擔”等方面對知識產(chǎn)權成果的歸屬及其保護進(jìn)行了論述。此外,在技術(shù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在著(zhù)技術(shù)難題、市場(chǎng)需求變化等風(fēng)險,還應明確風(fēng)險的承擔方式、管控措施等內容。

——合同條款要規范。在實(shí)踐操作中,科技部印發(fā)的《技術(shù)開(kāi)發(fā)(委托)合同》可供參考。如示范文本第十五條就知識產(chǎn)權的歸屬及利用做了相應的提示和約定,為知識產(chǎn)權權利歸屬提供了專(zhuān)利權保護、技術(shù)秘密保護兩條路徑,也為特別約定留出了適用空間。同時(shí),締約方也可根據傾向的知識產(chǎn)權處置方式,參考國家知識產(chǎn)權局、教育部、科技部編制的《產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議知識產(chǎn)權相關(guān)條款制定指引(試行)》,借鑒相應類(lèi)型的條款內容,擬定合作協(xié)議的知識產(chǎn)權有關(guān)條款,并根據實(shí)際情況對條款內容進(jìn)行適應性修改。

此外,締約方要充分理解《民法典》有關(guān)“訂立技術(shù)合同,應當有利于知識產(chǎn)權的保護和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的研發(fā)、轉化、應用和推廣”的精神,并銘記“非法壟斷技術(shù)或者侵害他人技術(shù)成果的技術(shù)合同無(wú)效”的要求,在維護自身合法權益的同時(shí),確保合同的法律效力和正當性。

   (作者單位:北京市昌久律師事務(wù)所 北京市延慶區人民法院)



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責任編輯:LIZHENG

本文來(lái)源:中國政府采購報第1351期第4版
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